La Trademark Clearinghouse de l’ICANN au secours des titulaires de marques (tribune)

Avec le lancement des nouvelles extensions personnalisées dans le nommage Internet, la protection des marques contre le cyber-squatting devient un véritable enjeu stratégique pour les titulaires de droits.

Qu’est-ce que la Trademark Clearinghouse (TMCH) lancée par l’ICANN le 26 mars prochain ? À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son intérêt ? Comment peut-elle porter secours aux titulaires des marques ?

Une tribune libre proposée par William Lobelson et Julien Fialletout, tous deux conseils en Propriété Industrielle au sein du cabinet Germain & Maureau.

Le lancement des nouvelles extensions personnalisées (.PARIS; .SKI; .SNCF) dont la presse s’est largement fait l’écho, est imminent.

Plus de 1000 demandes devraient être acceptées cette année qui s’ajouteront aux extensions actuelles génériques (.com, .net, etc.) et régionales (.fr, .eu, etc.), et dans lesquelles des noms de domaine pourront être réservés.

La protection des marques contre le cybersquatting sera, davantage encore, un véritable enjeu stratégique pour les titulaires de droits.

Dans cette perspective, l’ICANN a mis en place un mécanisme de protection des droits par la création d’une base de donnée, appelée Trademark Clearinghouse (TMCH), qui sera accessible à partir du 26 mars aux titulaires de marques, sous réserve d’une inscription préalable.

La TMCH est un système de déclaration et de veille entre marques antérieures et réservations postérieures de noms de domaine sous les nouvelles extensions.

L’intérêt de l’inscription des marques dans la TMCH est double :

– Seule l’inscription d’une marque dans la base permettra de participer aux périodes de réservations prioritaires dites « Sunrise », qui devront être proposées par les Registres pour chaque nouvelle extension.

En d’autres termes, le titulaire d’une extension personnalisée, ex: .PARIS ou .SHOP, sera tenu de donner la priorité sur la réservation du nom de domaine au titulaire de la marque antérieure déclarée, ex: www.loreal.paris ou encore www.lacoste.shop.

– Les candidats à la réservation d’un nom de domaine seront, le cas échéant, informés de l’existence d’une marque antérieure inscrite au sein de la TMCH.

De leurs côtés, les titulaires de marques seront également informés de la réservation du nom de domaine identique à leurs droits et pourront éventuellement s’y opposer par le biais d’une nouvelle procédure simplifiée de règlement des litiges appelée : Uniform Rapid Suspension (URS).

Outre le paiement de taxes et d’annuités, plusieurs conditions sont requises pour le choix, l’inscription et le maintien des marques au sein de la Trademark Clearinghouse, qui nécessiteront un véritable accompagnement personnalisé par le Conseil en propriété industrielle.

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